广东省广州市白云区人民法院发布涉化妆品行业知识产权司法保护十大典型案例（2019.01-2021.12）之四：原告唯兰颂公司与被告欧博公司、雅兰丝公司、爱莲公司侵害商标权纠纷一案

未注册商标的在先权利认定

【基本案情】

金某作品于2017年7月17日获得名称为春雨蜜罐图作品登记证书，该证书记载该作品创作完成、首次发表的时间均为2014年9月16日。金某将该作品申请注册为第20518617号注册商标（以下简称春雨蜜罐图），有效期自2018年3月21日至2028年3月20日止。2018年11月22日，原告与金某签订《注册商标排他使用许可合同》，原告取得该注册商标在国内排他使用许可。

2018年，原告发现被告雅兰丝公司在销售蜂胶嫩肤滋养面膜、蜂胶水莹净肤黑面膜贴，该两款面膜的包装盒背面显示的生产厂家均为欧博公司；同时，发现欧博公司也在销售其委托爱莲公司生产的韩婵蜂胶嫩肤滋润面膜等四款面膜。原告诉称上述三被告生产、销售的蜂胶面膜均与涉案注册商标极其相似，且面膜的包装、外观及文案排列装潢与金某的春雨面膜产品几乎毫无差异，易导致消费者的混淆和误认误购。为维护权利人的合法权益，原告请求判令三被告停止侵权并赔偿损失。

被告欧博公司、雅兰丝公司、爱莲公司辩称，欧博公司生产销售的被诉侵权产品属于在先使用，不构成侵害原告主张的注册商标权，并提交相应证据证明在2016年2月28日、29日阿里巴巴网页有销售被诉侵权产品。被诉侵权商品的备案时间为2016年5月。

【裁判结果】

广州市白云区人民法院于2020年2月11日作出（2019）粤0111民初30656号民事判决，判决：被告欧博公司、爱莲公司、雅兰丝公司立即停止侵害原告唯兰颂公司第20518617号注册商标专用权，合计赔偿原告经济损失及维权合理费用120000元。

一审宣判后，被告欧博公司、雅兰丝公司、爱莲公司均提出上诉。2021月2月18日，广州知识产权法院作出二审判决：驳回上诉，维持原判。一审判决现已发生法律效力。

【裁判要旨】

本案争议焦点在于：一、原告是否具有本案诉权；二、欧博公司的在先使用权抗辩是否成立。

关于争议焦点一。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2002）第四条第二款规定，在发生注册商标专用权被侵害时，独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼；排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼；普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。原告是涉案商标的排他许可被许可人，其与权利人签订的《注册商标排他使用许可合同》有经过备案，该合同明确约定原告有以自己名义追究针对涉案商标侵权人或单位法律责任的权利。该约定与原告提交的授权书中关于代为诉讼的约定并不矛盾，故原告有权以自己的名义提起诉讼。

关于争议焦点二。根据《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定，欧博公司提交的证据仅显示在金某申请注册商标前，被告欧博公司发生的几笔网络交易以及公众号的一篇配图文章，即便现有证据能够证明欧博公司在涉案商标申请日前已经在面膜商品上先于涉案商标注册人使用与注册商标近似的商标，但不足以证明已经具有一定影响，在网络上销售及宣传并不必然达到有一定影响的效果，故欧博公司的在先使用权抗辩不成立。

【法官后语】

《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原适用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

有一定影响是对商标知名度的认定，可以参考认定驰名商标的各项因素：相关公众对商标的知晓情况、商标使用的持续时间、商标的任何宣传工作的时间、程度、地理范围以及其他使商标产生一定影响的因素。同时，与驰名商标在全国范围内驰名不同，有一定影响的判断还需要考虑到商标使用及宣传的地理范围。通常而言，有一定影响的商标是指已经使用了一定时间，因一定的销售量、广告宣传等而在一定范围的相关公众中具有知名度，被视为区分商品来源的商业标识。

在本案中，欧博公司提交的现有证据不足以证明被控侵权标识在涉案商标申请日前已经具有一定影响，故欧博公司在先使用权的抗辩，法院不予支持。